探析《商标法》修法难点

　　2012年12月，十一届全国人大常委会第三十次会议初次审议了《中华人民共和国商标法修正案（草案）》（下称《商标法修改草案》或《草案》）。全国人大常委会法制工作委员会（下称全国人大法工委）将该草案在中国人大网公布，向社会公开征集意见，意见征集截止日期为2013年1月31日。此举也意味着社会各界关注已久的《商标法》第三次修改立法流程即将进入最后的阶段。

　　就在此次修法意见征集截止前的1月28日，由中国知识产权法学研究会、中华商标协会等知识产权学术团体联合举办的《商标法》修改学术交流会在中国人民大学知识产权学院举行。来自最高人民法院、北京及其他省市高级、中级人民法院的法官，各地高等院校的专家、学者，长期从事商标实践的商标专家，以及有多年商标实务经验的律师及代理人围绕已经提交全国人大常委会进入一读程序的《商标法修改草案》发表了各自的看法。

　　据了解，本次交流会上所征集的各项修法建议经整理、汇总后，已在会后正式呈送全国人大法工委。这也是相关机构对于此次《商标法》修改所作的最后一次集体建言。

　　关于基础性条款

　　北京务实知识产权发展中心主任程永顺首先提出，与其他知识产权相关法律相比，我国《商标法》中一直没有给予“商标”一个基本的定义。应该首先明确什么是“商标”，而不应绕过“商标”的概念直接去规定什么是“注册商标”、“集体商标”和“证明商标”。必须在《商标法》中明确商标是商品或服务上的一种符号，其作用是区分商品或服务的来源。

　　国家工商行政管理总局商标评审委员会原副巡视员杨叶璇指出，不应再使用“商标专用权”的概念，而应直接改用“商标权”的概念。“商标专用权”是基于注册商标而下的定义，而“商标权”则包含了未注册商标。从经过几次修改后的《商标法》内容来看，已经不再是绝对保护注册商标，而是包括对注册商标和非注册商标的兼有保护。另外，为有效遏制商标恶意注册现象严重的问题，有必要在《商标法》中将商标恶意注册列入禁止商标注册的绝对理由当中。

　　中国人民大学张广良副教授表示，《草案》中有些关于程序性的条款规定是完全没有必要的，应该用《民事诉讼法》等其他法律法规来进行规范，而不是由《商标法》来进行规范。

　　关于确权程序

　　现行《商标法》规定，商标注册申请初审公告后3个月内，任何人均可以任何理由提出异议；商标注册异议首先由商标局审查作出裁定，对商标局的裁定不服可以申请商标评审委员会复审，对复审决定不服可以提起诉讼，诉讼还可以经过一审和二审。提出商标异议的主体和理由过于宽泛、程序过于复杂，影响了申请人及时获得商标注册。为此，《草案》完善了异议制度：一是限定提出异议的主体和理由。草案将可以提出异议的主体，由“任何人”改为认为这一商标注册申请侵犯了其已存在权利的“在先权利人或者利害关系人”；同时将据以提出异议的理由，限定为“注册申请前已经存在的在先权利”。其他人可以依照本法规定在商标获得注册后申请宣告该注册商标无效。

　　据了解，该条款的修改是由司法机构大力推动的结果。对商标异议申请人的资格和异议理由作出限制，可以有效减少恶意异议的数量，并有助于保障对商标不当授权的监督。

　　另外，对于商标局一裁终局注册的有关条款也引起了司法机构代表的异议，认为该规定既不能保证商标局所作裁决的合理性，也容易造成大量不稳定的注册商标出现。虽然该条款同时规定有后续救济程序，但已经是三、五年以后的事情了。如果在此期间争议商标因使用而取得了显著性，则无效宣告程序将变得更为困难。

　　与现行《商标法》相比，《草案》一个明显改进是将现行“一标一类”的单类申请制改为“一标多类”的多类申请制，明确了“一标多类”申请注册商标的新方式，规定申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。

　　但实行“一标多类”申请制以后，是否允许分割注册则成为一个新问题。北京君策知识产权发展中心副理事长黄晖提出，如果不允许分割注册，一旦在某一类别上出现了问题，就会影响到其他所有类别上的注册，而且对于商标注册后的转让等行为也会带来不便，搞不好的话，会成为商标权人的一个噩梦。

　　关于驰名商标

　　《草案》明确对驰名商标实行个案认定、被动保护。驰名商标制度的本意是在发生商标争议时，对为相关公众所熟知的商标提供特殊保护：无论是否已经注册，驰名商标所有人均可以依法在一定范围内禁止他人注册、使用与该驰名商标相同或者近似的商标。驰名商标认定是对事实的确认，应仅对争议的案件有效。但是，一些驰名商标所有人将其商标被认定为驰名商标宣传为其商品或者服务的质量得到国家承认，误导了消费者。为此，《草案》规定：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。

　　目前国内普遍存在着驰名商标的异化现象，已经严重违背了驰名商标制度设立的初衷。导致这一问题的原因很多，但专家认为，《商标法》中使用“驰名商标”的表述本身就是极其不当的。

　　杨叶璇等专家还建议，在《商标法》中明确规定禁止企业将驰名商标用于广告和产品外包装宣传。

　　针对该情况，国家工商行政管理总局商标局原副巡视员、中华商标协会专家委员会主任董葆霖表示，导致我国驰名商标异化的根本原因，在于《商标法》中“驰名商标”一词的原意被曲解，背离了“驰名商标”的本质，因而建议将“驰名商标”的改为“为相关公众所熟知的商标”。

　　在国内，对于驰名商标的保护到底是实行“混淆标准”还是“淡化标准”，一直存在较大的争议。

　　现行《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”关于此款中“误导公众”究竟应该如何理解，是理解为“混淆”还是“淡化”？

　　对此，北京市第一中级人民法院法官芮松艳解释说，对于该条款的理解目前尚无统一的说法，存在较大分歧，法院在司法实践中一直是按照“淡化”来执行的。另外，法院对于注册驰名商标案件的审理主要适用《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，而对于未注册驰名商标案件，只能判决侵权人停止侵权，不能判决赔偿损失。也有观点认为，执行“淡化标准”意味着对驰名商标进一步扩大保护，这无疑将会加剧我国驰名商标的异化。

　　关于惩罚性赔偿

　　本次《商标法》修改的一大亮点是终于引入了惩罚性赔偿制度，获得了各界人士的广泛肯定。

　　《草案》增加了惩罚性赔偿的规定，提高了侵权赔偿额。针对实践中权利人维权成本高、往往得不偿失的现象，草案引入了惩罚性赔偿制度，规定对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的1到3倍的范围内确定赔偿数额。同时，《草案》还将在上述三种依据都无法查清的情况下法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从50万元提高到100万元。

　　针对实践中权利人“举证难”导致损害赔偿数额偏低现象，参考国外相关做法，《草案》增加规定：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。

　　美中不足的一点是，在增加惩罚性赔偿条款的同时，《草案》还增加了几条关于加大行政处罚力度的条款，具体表现为加大对相关侵权行为的罚款额度。董葆霖认为这样做非常不合适，不宜在民事纠纷处理过程中过多地增加财政收入。

　　关于新增条款

　　《草案》新增的第四十七条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

　　北京市高级人民法院法官刘晓军认为，采用列举式定义无法穷尽商标的使用行为。此外，必须明确规定违法使用商标的行为不能认定为商标的使用。

　　《草案》新增的五十八条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

　　中国国际贸易促进委员会专利商标事务所周中琦对该条提出了他的担忧，认为在证据造假现象横行的现实情况下，对在先使用的商标如果没有足够的限定条件，则会产生许多权利冲突。

　　《草案》新增的第六十一条第三款规定：“在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复案件查处程序。”

　　华东政法大学知识产权学院副院长黄武双教授认为，如果出现对商标权属存在争议的情形，则工商行政管理部门中止案件的查处是完全“应当”的，但该条款中却使用了“可以”字样，不禁让人感觉有扩大行政权的嫌疑。

　　《草案》新增的第六十二条第四款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内曾经实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”

　　最高人民法院法官王艳芳强调，该条款中规定的“三年”时间限定过于机械，在司法实践中遇到的情况十分复杂，操作起来不易把握，关于这一点此前已经向相关部门多次提出，但未获支持。

　　其他文本性修改

　　有关法律条文本身，与会人士也总结了一些诸如称谓不统一、指代不清、前后矛盾及用词不严谨等问题，并提出了相应的修改建议。

　　《草案》新增的第五十七条规定：“将他人驰名商标、注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”王艳芳法官认为，该条款中将驰名商标与注册商标并列显示是不准确的。

　　张广良认为，对于《草案》第六十二条第一款中所用的“恶意”侵犯商标专用权应改为“故意”侵犯商标专用权，这样更便于认定。

　　刘晓军法官表示，现行《商标法》第十条有关“下列标志不得作为商标使用”中“县级以上行政区划的地名”前应当加上“中华人民共和国”的明确限定，因为在某些国家，比如日本，其行政区划中“县”的概念相当于我国的“省”。

　　还有专家提出，希望法条编号能够相对固定。我国知识产权法律的每一次修改，都会带来法条编号的改变，由此导致的后果是，所有相关的文献资料都要随之更改，这样不便于法律知识的记忆和相关内容的对比。

　　专家们普遍表示，《商标法》颁布实施30年来，我国的国情已经发生了深刻变化，多年的司法实践总结了大量经验，同时也暴露出不少问题。因此，对现行《商标法》的修改也应与社会经济发展相适应。2017年，全国商标注册申请量590.16万件，同比增长54.96%，呈现大幅度增长的趋势，我国的商标注册年申请量连续16年居世界第一位。

　　2017年4月1日，商标局将商标注册标准费用下降后，在一定程度上刺激了商标注册欲望，商标申请量自4月份起，连续多月单月达到50万件以上。从全国城市商标申请量看，2017年申请量最大的前5个城市依次为北京（482994件）、深圳（391807件）、上海（338356件）、广州（316911件）、杭州（160588件）。从全国申请人商标申请量前100名排名看，有近30名申请人为个体，占到前100名的30%。

　　持续走高的商标申请同时也暴露了大量的后续法律问题，其中“恶意注册”已成为行业广为诟病的重点。我国现行《商标法》对注册商标采取以使用为补充的先申请制。这一立法模式在一定程度上导致我国长期以来更为重视“商标权”的法律意义，而忽视商标权的实质意义之倾向，客观上造成了大量不以使用为目的的商标注册行为和商标囤积问题。

　　3月20日，商标局发布“征求《商标法》修法意见的公告”表示，商标局将启动商标法修改工作，备受行业关注，“�阂馇雷�”“商标使用”“异议程序”等诸多问题，成为行业讨论的焦点问题。

　　基于此，由ChinaIP主办的“商标法修法难点问题研讨会”邀请到了商标局、商评委、企业代表以及司法代表，就行业关注的痛点问题进行了梳理，并对修法展开了讨论。为便于读者更加详实地了解不同主讲嘉宾的分享内容，本期封面故事特别邀请多位主讲嘉宾就相关问题展开深入评析。